知识产权|「原创分享」关于发明专利与实用新型专利同日申请的思考思考|专利申请|实用新型|预审

行之知识产权集团出品/ 文行之专利代理事务所张超
一、引言
近日自媒体上流出了关于专利同日申请的一些信息：“同日申请数量太多，客观上增加了专利申请数量；一种方案，审查两次，消耗了审查资源。同日申请实用新型专利授权后，发明专利4年后再进入实质审查，或者实用新型专利授权后增加一段时间犹豫期，决定是否需要转换类型为发明专利。”
所以现在是否还需要进行同日申请成为了众多专利申请人重点关心的问题。

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二、同日申请的前世今生
1、国内同日申请的起源
【 知识产权|「原创分享」关于发明专利与实用新型专利同日申请的思考】在20世纪90年代，中国的专利法刚实施十年左右的时候，一些专利申请人既希望能够较快地获得专利保护，又希望能够获得保护期限更长的发明专利权，同时国家知识产权局也面临发明专利申请积压较为严重的情况。针对上述问题，国家知识产权局采取了一项措施，即允许同一申请人同日或者先后就同样的发明创造既申请发明专利，又申请实用新型专利，以此来缓解专利申请人的需求和减少发明专利申请积压。
在1995年9月28日颁布的《审查指南公报》（第6号）指出，对于同一申请人同日或者先后就同样的发明创造既申请发明专利又申请实用新型专利的，在发明符合授权条件的情况下，只要申请人声明放弃其已经获得的实用新型专利权，就可以授予其发明专利权。由于发明专利对创造性的要求高于实用新型专利，因而，就一项针对产品的发明创造而言，专利申请人依法拥有分别寻求发明或实用新型专利保护的选择权。
2、国外主要国家实用新型申请概况
（1）日本的实用新型专利和发明专利是分开立法的，日本发明发明专利对应的法律为《特许法》，实用新型专利对应的法律为《实用新案法》。
日本实行的是实用新型专利和发明专利的转换制度，根据《特许法》第46条的规定，“实用新型专利申请人可以自申请日起3年内，将其实用新型专利申请转换为发明专利申请。原实用新型专利申请则视为被撤销。”《实用新案法》第10条规定，“在发明专利申请日起9年零6个月的期限内，发明专利申请人可以将其申请转换为实用新型专利申请。或者在收到最初的拒绝决定之日起30天内，将发明专利申请转换为实用新型专利申请，原发明专利申请则视为放弃。”这样的制度设计，使得申请人在发明专利申请不利的情况下，及时调整转向实用新型专利注册，也可以根据商品市场表现预计到受实用新型专利时限所限无法充分保护的情况下寻求专利保护。
（2）我国的专利制度很大程度上借鉴了德国的，但在实用新型专利制度上与德国有很大区别。德国的实用新型专利制度是德国允许同一申请人同时或先后提出发明专利申请和实用新型专利申请并分别授权。实用新型专利注册申请还可以要求发明专利申请的申请日和该申请所享有的优先权日。因此对于同一技术方案，同一人可以同时享有发明专利权以及实用新型专利权，并且两项权利共存是合法的，不要求授予专利权前放弃注册的实用新型权。
3、国内同日申请的现状
实用新型专利保护制度的意义主要体现在其审查授权的周期短，方便创新主体抢得先机，但对其技术方案创新程度的要求相比于发明较低，详见专利法第二十二条第三款的规定（创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。）
为了促进创新，完善知识产权保护环境，国家知识产权局近年来也开展了多项专利审查提质增效工作，同时推行了多种发明专利的加快制度。在这个大背景下，如果申请人想快速获取发明专利的授权来对自己的技术进行保护，那么就可以直接通过加快制度申请发明专利，而不需要通过同日申报来较快地获得专利保护。所以从目前的专利审查现状来说，同日申请受到各方面约束也是情理之中。

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三、现行审查制度下的应对措施
对于还仍然进行发明和实用新型同日申请的专利申请人，我们提出以下建议：
如果专利申请人想对自己的技术快速获得专利保护，那么可以通过发明专利加快制度来实现。现行发明专利的加快主要是两种方式：发明专利预审制度和发明专利优先审查制度。